Caso judicial: Vinicius-Vini Jr marca registrada

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña de fecha 13/06/2023 ha resuelto el caso planteado a partir de la solicitud formulada por el jugador brasileño del Real Madrid CF Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior (más conocido como Vinicius o Vini Jr) que requería la nulidad del registro de la marca española «Vinicius», realizada en la clase 25 de la Clasificación de Niza (que incluye prendas de vestir y calzado) por mala fe del solicitante, un sujeto también de nacionalidad brasileña.

Por lo que respecta a la acción declarativa de nulidad de la marca referida, el motivo de nulidad alegado es el previsto en el art. 51.1 de la Ley de Marcas española que dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas “b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe«

El jugador brasileño requirió la nulidad de la marca registrada a favor del demandado argumentando que el sujeto demandado había registrado la marca “Vinicius” con mala fe para aprovecharse de la “existencia y fama del demandante… sin una verdadera voluntad de usar la marca en el tráfico económico y con el único fin de aprovecharse de la reputación del Sr. Vinicius”. En este sentido, el sujeto demandado rechazó tal acusación indicando que, entre otros motivos, decidió registrar la marca “Vinicius” ya que resultaba «una denominación que tiene mucho arraigo en la época romana y también y, debido a la profesión de su progenitora, en su propia familia«.

En este sentido, el Juzgado de Lo Mercantil, partiendo de que “la mala fe por parte del solicitante no concurre, simplemente, por el registro de un signo que contiene un elemento denominativo idéntico al nombre de otra persona”, procedió a anular la marca registrada a favor del sujeto demandado ya que, en su opinión, de las circunstancias concurrentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, se infiere la intención deshonesta del solicitante “consistente en aprovecharse indebida y gratuitamente de la reputación del demandante” partiendo de que:

1. “…se han aportado diversas noticias en medios de comunicación y artículos difundidos en prensa e internet que presentan a Vinicius como un talentoso futbolista que gozaba de prestigio mundial en la fecha en que se solicitó el registro de la marca”.
2. “… el demandante es un ciudadano de nacionalidad brasileña (hecho notorio y expresamente mencionado en las noticias publicadas en medios de comunicación que se han aportado con la demanda); e igualmente, es hecho notorio que el nombre «Vinicius» no es de uso habitual o extendido en nuestro país”
3. “atendida la trascendencia pública del demandante -figura relevante del fútbol nacional e internacional-, que no es razonable pensar que el demandado no supiera quién era Vinicius en la fecha de solicitud de registro de la marca impugnada”
4. “También es llamativo que, profesando ese supuesto interés por la historia clásica (v. carta manuscrita remitida en respuesta al requerimiento remitido por la defensa letrada del demandante, unido a la demanda), únicamente se decidiera a registrar la marca Vinicius después de que se consolidara la fama a nivel internacional del futbolista demandante”